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Destacada / Prensa

Riesgo de confusión, relación de coberturas y similitud de marcas son cuestiones de derecho

15 julio, 2014

Columna de Marcos Morales

Publicada originalmente en El Mercurio Legal, 14 de julio de 2014

¿La similitud entre signos distintivos, la relación entre los productos o servicios que éstos amparan o el riesgo de confusión asociado a lo anterior son cuestiones de hecho o de derecho? Estas interrogantes no han recibido siempre una respuesta unívoca.

Desde la consagración ex novo del recurso de casación en el fondo en materia de propiedad industrial, acaecida a fines del año 2005, surgió la duda acerca del alcance práctico de dicho recurso en lo relativo a las prohibiciones de registro relacionadas con la incompatibilidad entre marcas. Y ello, porque el catálogo pertinente de prohibiciones registrales, contenido básicamente en el art. 20 literales f), g) y h) de la ley 19.039 de Propiedad Industrial (LPI), exige una serie de requisitos que prima facie aparentan una naturaleza subjetiva o bien fáctica.

Por disposición expresa del art. 17 bis B LPI, el recurso de casación de fondo es procedente en contra de las sentencias definitivas de segunda instancia dictadas por el Tribunal de Propiedad Industrial (TDPI), órgano jurisdiccional especial de alzada competente para resolver las apelaciones deducidas en contra de las sentencias y resoluciones administrativas finales dictadas por el Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

Los cuestionamientos reseñados acerca del límite aparentemente difuso entre lo jurídico y lo fáctico no fueron ajenos tampoco al Máximo Tribunal. En un principio, los precedentes dictados por la Tercera Sala a contar del año 2007 fueron abiertamente contrarios a la aceptación de este recurso, puesto que la conflictividad de signos por similitudes gráficas o fonéticas fue considerado por la Corte como un asunto de hecho y de resorte exclusivo de los jueces de la instancia. Salvo excepciones en que efectivamente se discutió acerca de interpretación de normas, no fue sino hasta el año 2009, siempre bajo la Tercera Sala, cuando surgieron precedentes que abrían la posibilidad de reexaminar los hechos por no haberse respetado las reglas de la sana crítica, sistema aplicable en los procesos contenciosos registrales de propiedad industrial por mandato del art. 16 LPI.

Sin embargo, el verdadero impacto del recurso de casación en el fondo en esta disciplina pudo recién percibirse en el año 2010, a la sazón entregado a conocimiento de la Segunda Sala de la Corte Suprema, coetáneamente con la época en que los litigantes ya habían reencausado la fundamentación de los recursos gracias a la verdadera “recomendación” que les había entregado la Tercera Sala. Así, sobre la base de la infracción a las reglas de la sana crítica, la Corte fue acogiendo numerosos recursos de este tipo, readecuando los hechos de la causa y arribando a conclusiones diversas de las establecidas por los órganos jurisdiccionales de instancia. De este modo, el Máximo Tribunal fue construyendo una nutrida doctrina, demostrando además conocimiento e interés por la temática, aplicando los principios del derecho marcario sustentados en la literatura jurídica nacional y comparada, y en especial ensayando ciertas definiciones o explicando motu proprio instituciones jurídicas de la disciplina.

Con todo, en la cátedra hemos sostenido que tanto el análisis de la identidad, semejanza o disimilitud entre signos distintivos, la colisión, relación, conexión o desvinculación de sus campos operativos, como la concurrencia o inexistencia de riesgo de confusión, son ciertamente cuestiones de derecho, que se traducen en la decisión sobre la viabilidad de coexistencia o incompatibilidad entre marcas. Se trata de decidir sobre la subsunción de ciertos hechos a una determinada norma jurídica, en concreto una causal de irregistrabilidad. Tales hechos son, por lo general, el contenido de los signos, sus características y significado, si lo hay, así como la extensión de sus ámbitos de protección —productos o servicios específicos—, aspectos que conforman las categorías jurídicas denominadas marcas comerciales (bienes inmateriales). A ello se suman a veces otros elementos de hecho, como el carácter notorio o el uso de una marca en el comercio.

Es sobre dichos antecedentes fácticos que debe discurrir el sentenciador para decidir si existe o no identidad o semejanza entre los signos —gráficas, fonéticas o conceptuales— o si concurre o no un supuesto de colisión, relación o conexión de campos operativos (ámbitos de protección). A ello se agrega un tercer análisis, que supone generalmente —no siempre— el cumplimiento de las exigencias precedentes, a saber, el riesgo de confusión entre los consumidores, que dicho sea constituye un requisito que se satisface en el rango de la potencialidad.

Al revisar los precedentes más recientes, puede sostenerse que la perspectiva antes expuesta ha sido adoptada con el tiempo por el Máximo Tribunal —aunque de modo tácito—, demostrando un cambio de enfoque en su aproximación a la casación de fondo en esta materia. Apartándose progresivamente del restablecimiento de hechos por infracción a la sana crítica como mecanismo preferente, la Corte ha entrado a analizar la procedencia de las hipótesis de irregistrabilidad de manera directa, sobre la base de los hechos ya establecidos en la causa.

Así, por ejemplo, en los precedentes dictados durante el presente año 2014, el Máximo Tribunal ha anulado sentencias de segunda instancia, sin readecuaciones de hechos, manifestando opiniones divergentes con el TDPI tanto en materia de cotejo visual o fonético de marcas, sea porque había similitud (rol 4644-2014) o diferenciación (rol 9985-2014), como en materia de análisis conceptual, sea con efectos convergentes (rol 6204-2013) o divergentes (rol 9985-2014). A la vez, ha sostenido la Corte que el principio de especialidad en materia de ámbitos de protección encuentra dos grupos excepciones, a saber, la notoriedad de un signo (rol 5839-2013 y 2047-2014) y la relación o conexión de campos operativos, concluyendo en este último caso a favor del vínculo entre productos que históricamente han sido considerados como disociados (rol 4644-2014 y rol 2047-2014). En cuanto al riesgo de confusión, éste ha sido entendido correctamente como un requisito potencial (rol 4644-14) cuya verificación puede presumirse (rol 6204-2013).

La actual viabilidad de un recurso de casación de fondo en esta disciplina dependerá entonces no sólo de la razonabilidad de su formulación, sino especialmente de la estrategia del mismo, en tanto diga relación con un error de derecho en la aplicación o no de una tipología de irregistrabilidad. A este respecto, han de seguirse —como sostiene el Máximo Tribunal— los paradigmas del derecho marcario (rol 4644-2014).

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