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Rodrigo Velasco S. escribe en Pulso: Registro de marcas como arma contra la competencia

16 enero, 2014

Por Rodrigo Velasco Santelices. 

Es de esperar que se apruebe pronto el proyecto de modificación de la ley de propiedad industrial, estableciéndose la obligatoriedad de uso de las marcas registradas (so pena de caducidad) para así poner atajo, de una vez por todas, a las cuestionables conductas descritas precedentemente, las que no enaltecen para nada al comercio y la industria nacionales.

Publicada originalmente en Pulso.

Recientemente, la prensa ha informado que la mayor empresa nacional del rubro cervecero (que tiene casi 80% del mercado) tiene registradas a su nombre numerosas marcas extranjeras de cervezas pertenecientes a sus competidores internacionales, las que no ha usado y con cuyos registros pretende únicamente impedir que sean utilizadas en el mercado chileno por sus legítimos dueños. Esta situación del perro del hortelano, que no come ni deja comer, es lamentablemente una consecuencia de la permisividad de la legislación marcaria vigente.

Tanto en la legislación precedente que reguló el registro de marcas comerciales en nuestro país (el decreto ley N° 958 de 1931), así como todas sus posteriores modificaciones hasta la actual ley vigente (N°19.039 sobre propiedad industrial de 1991), se ha contemplado siempre la posibilidad de registrar marcas sin tener la intención de usarlas en el mercado, lo que constituye una excepción a nivel mundial. Uruguay, el otro país que nos acompañaba como excepciones internacionales en esta materia, ha modificado recientemente su ley haciendo obligatorio el uso de las marcas registradas. Existe en Chile actualmente un proyecto de ley en trámite en el Congreso Nacional que contempla la obligatoriedad del uso de las marcas. De ser aprobado, las circunstancias actuales e históricas cambiarán radicalmente.

Sin embargo, hasta ahora es y ha sido lícito registrar marcas comerciales para no usarlas, lo que sin duda ha fomentado la piratería (el registro de marcas famosas extranjeras para luego lucrar vendiéndoselas a sus legítimos dueños), pero además ha dado pie para que diversos actores se aprovechen de tales circunstancias en desmedro de sus competidores.

Una situación de habitual ocurrencia es el registro de marcas extranjeras por parte de los distribuidores chilenos de los respectivos productos, con el objeto de “tener la sartén por el mango” y así evitar que el fabricante cambie al distribuidor local, evitando de paso que sus competidores puedan vender los mismos productos en el mercado nacional, pese a que las importaciones paralelas son perfectamente legales. Conductas como las indicadas fueron resueltas en el pasado al amparo de la ley antimonopolios (DL 211), existiendo jurisprudencia de los organismos respectivos que se declararon competentes para conocer de aquellos actos en los que estuviese involucrado un derecho marcario, en la medida que esas actuaciones tuviesen como fin eliminar, restringir o entorpecer la libre competencia dentro del país. Ya en el año 1999 la Comisión Preventiva Central falló declarando que “la protección para el uso exclusivo de la marca, en las condiciones que establece la ley de propiedad industrial, no excluye la posibilidad de que un abuso en el ejercicio de ese derecho pueda atentar contra la libre concurrencia, abuso que no podría ser amparado por esa protección”.

El caso comentado inicialmente, registro de marcas de cervezas ajenas, no es el primero de su tipo, pues ya hubo antes en tribunales varios conflictos cuyo origen era el registro de marcas de empresas competidores con el fin de excluirlas del mercado. Es que algunas grandes compañías nacionales no han estado ausentes de estas criticables conductas en su afán de cerrarles el paso a sus competidores extranjeros. Bullado fue el caso mediante el cual Soprole intentó impedir la venta en Chile de productos de su competidor francés Danone, de cuya marca era “casualmente” dueña la industria lechera local. Otra empresa afectada con análoga situación cuando quiso entrar a operar en Chile fue la cadena francesa de supermercados Carrefour.

Es de esperar que se apruebe pronto el proyecto de modificación de la ley de propiedad industrial, estableciéndose la obligatoriedad de uso de las marcas registradas (so pena de caducidad) para así poner atajo, de una vez por todas, a las cuestionables conductas descritas precedentemente, las que no enaltecen para nada al comercio y la industria nacionales.

(*) El autor es socio de Alessandri Abogados y profesor del Diplomado en Propiedad Intelectual de la Universidad Finis Terrae.

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