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Protección suplementaria de patentes y sus efectos sobre la libre competencia

9 febrero, 2016

Un estudio llevado a cabo por la Fiscalía Nacional Económica, en colaboración con el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INAPI), sobre la protección suplementaria de patentes  y sus efectos sobre la libre competencia fue publicado el 2 de febrero de  2016.

Este estudio ha provocado una gran controversia en el ámbito a jurídico chileno. Hasta el momento el Tribunal de Propiedad Industrial (TDPI) ha declinado hacer comentarios acerca del estudio “que concierne a otro órgano del Estado, con el fin de mantener la autonomía y la independencia de la corte”.

Para descargar el estudio de la FNE, haga click aquí.

El estudio comienza con un examen comparativo de las figuras jurídicas de Término de Ajuste de Patentes y Extensión del Plazo de la Patente, vigentes en EE.UU., así como el Reglamento (CE) N° 469/2009 en la Unión Europea (UE); para sostener que hay una desviación en contra de la libre competencia en el mercado farmacéutico chileno. Esta desviación, sugiere el estudio, sería atribuible a una aparente interpretación “errónea” del espíritu y alcance del artículo 53 bis de la Ley de Propiedad Industrial de Chile, que fue reformada en 2007 para cumplir con los compromisos derivados de los acuerdos de libre comercio (TLCs) firmados con EE.UU. y la UE. La FNE sostiene que esta interpretación errónea ha llevado a la extensión inadecuada del período de protección de ciertas patentes chilenas.

El Artículo 53 bis prevé la posibilidad de solicitar  protección suplementaria, como un recurso legal contra las demoras administrativas injustificadas que se producen durante el procesamiento de una solicitud de patente en el INAPI (perteneciente a cualquier ámbito técnico), o demoras en la tramitación de un registro sanitario ante el Instituto de Salud Pública (ISP). Así, una solicitud exitosa de protección suplementaria da lugar a una extensión de la duración de la patente ya concedida, equivalente al período perdido debido a las demoras administrativas injustificadas así probadas.

La solicitud debe ser presentada ante el TDPI en una sola instancia y en un único procedimiento. El fallo respectivo se basa en informes formales solicitados por el TDPI al INAPI / ISP, los que le permiten al TDPI comprender el origen y la duración de los retrasos y determinar entonces una extensión apropiada de la vigencia de la patente, basada en el período demostrado como  retrasos administrativos injustificados por parte del órgano estatal correspondiente.

La FNE sostiene que una interpretación errónea ha llevado a la extensión inadecuada del período de protección de ciertas patentes chilenas. Sorprende que el estudio no proponga recomendaciones adicionales en cuanto a cómo el INAPI podría reducir sus retrasos administrativos en el tratamiento de los casos de patentes. La FNE tampoco sugiere otra compensación por los titulares de derechos que se han enfrentado a estos significativos retrasos.

De este modo, en Chile, cuando la solicitud de protección suplementaria se concede a una patente que experimentó retrasos durante su procesamiento en el INAPI, la protección se extiende al derecho en su conjunto, sin limitarse a los productos amparados por la patente. Por otra parte, cuando la protección suplementaria se basa en demoras administrativas durante el procesamiento de un registrosanitario, la ampliación del plazo solo se da a esa parte específica de la patente que se aplica al producto farmacéutico en cuestión.

Para determinar la conveniencia de la interpretación actual del artículo 53 bis, la FNE seleccionó una muestra de 12 casos de protección suplementaria centrados exclusivamente en patentes concedidas bajo la antigua Ley de Propiedad Intelectual – en la que la duración de la patente es de 15 años contados a partir de la fecha de concesión – y solo pertenecientes al área farmacéutica.

La FNE indicó que esta selección se realizó con el objetivo de mostrar el nombre comercial de los fármacos y principios activos involucrados en el tratamiento de enfermedades tales como el cáncer, la diabetes y otras enfermedades crónicas, a objeto de demostrar lo que la FNE cree es un forma de” cuantificar de algún modo el efecto nocivo de esta práctica” de solicitar protecciones suplementarias para las patentes que ya cuentan con “15 años de protección efectiva garantizada”, y evitando la prolongación indebida de  barreras a otros competidores, tales como los laboratorios de genéricos.

La FNE sugiere que su intención era, al menos en parte, confrontar esta práctica con la necesidad de acelerar la liberación de fármacos más baratos en el mercado chileno.

Así, la FNE sostiene que las protecciones suplementarias fueron dadas a estas 12 patentes “en infracción a la ley”, debido a una equivocada interpretación del significado “auténtico” y el alcance del artículo 53 bis por el TPI, ya que la protección suplementaria parece estar destinada solo a compensar a los titulares de derechos de patentes presentadas bajo la actual Ley de PI, que establece un período de duración de 20 años de protección contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y no para las patentes presentadas bajo la vigencia de la ley anterior.

El estudio concluye con recomendaciones para tratar de revertir esta circunstancia, que incluyen:

i) modificar la ley para establecer que esta protección especial solo se aplica a las patentes sujetas a las disposiciones de la versión actual de la ley;
ii) aplicar una interpretación amplia y algo forzada de la acción de nulidad de la patente, y
iii) agregar una disposición que permita expresamente a terceros intervenir en el proceso.

No obstante lo anterior, sorprende que el estudio no proponga recomendaciones adicionales en cuanto a cómo el INAPI podría reducir sus retrasos administrativos en la tramitaciónde casos de patentes, como los señalados en la muestra, que en promedio tardaron 11 años en concederse (con un mínimo de 6 y un máximo de 14 años). La FNE tampoco sugiere otro tipo de compensación para los titulares de derechos que se han enfrentado tan significativos retrasos.

Por Francesca Rodríguez

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