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Columna de Marcos Morales en El Mercurio Legal: El uso de la marca como carga jurídica: (1) Los mitos

21 noviembre, 2013

Por Marcos Morales

Director de Marcas y Patentes Alessandri

Artículo publicado originalmente en El Mercurio Legal

Existe en parte del ambiente jurídico y empresarial un grado de preocupación por la eventual exigencia del uso de la marca registrada, contemplada como carga jurídica en el proyecto de ley de propiedad industrial que se discute actualmente en el Congreso Nacional (boletín 8907-03).

El referido proyecto de ley, originado en mensaje del Ejecutivo de abril de este año, tiene por objeto sustituir íntegramente la ley 19.039 de propiedad industrial, principal regulación sobre la materia, y a la vez la ley 20.254 que creó el Instituto Nacional de Propiedad Industrial – INAPI. Actualmente con suma urgencia, el referido proyecto se encuentra en primer trámite constitucional ante el Senado, habiendo sido ya aprobado en general en octubre pasado y actualmente la respectiva Comisión de Economía realiza su estudio en particular.

Además de otras regulaciones de especial interés ya tratadas en este medio, dicho proyecto de ley introduce ex novo en nuestra normativa la caducidad (extinción) del derecho de marca, sanción jurídica que opera cuando una marca registrada no es usada por su titular o por un tercero autorizado, dentro del territorio nacional, por un período superior a cinco años. Puesto que en nuestro país el uso de la marca registrada nunca ha sido una exigencia para la conservación del derecho, esta nueva regulación es sin duda un vuelco en muchos aspectos. Sin embargo, lo novedoso comienza y termina allí, puesto que esta institución está consagrada en prácticamente todas las legislaciones del mundo, siendo nuestro país junto a Uruguay la excepción en la región, hasta hace muy poco. Ello, porque en octubre pasado se incorporó en la ley de marcas uruguaya la acción de cancelación por falta de uso, aplicable a contar de enero de 2014.

La preocupación enunciada más arriba avizora entonces en la caducidad marcaria una verdadera sentencia capital para los registros marcarios “defensivos”, estrategia que consiste en registrar una marca para diversos rubros, aunque sólo se use en uno específico, o bien registrar marcas similares o alternativas que no se usan o que derechamente no se usarán, con el objeto de evitar la dilución de la marca que sí se usa. Y si la lápida supuestamente se colocaría sobre tales registros defensivos actualmente existentes, en lo sucesivo la caducidad pasaría entonces a constituir un desincentivo para futuros registros marcarios del mismo tipo.

No hay razón, sin embargo, para tales inquietudes. Por de pronto, debemos excluir del análisis aquellos registros “preventivos” mediante los cuales ciertas empresas registran marcas que no usarán en lo inmediato, a esperas de iniciar el negocio correspondiente. En tales supuestos, conforme a la regulación contenida en el proyecto de ley, el titular del derecho marcario contará con un plazo de cinco años para iniciar el uso efectivo de la marca, tiempo más que suficiente en el contexto comercial.

Distinta es la situación de los referidos registros marcarios defensivos propiamente tales. La estrategia reseñada es generalmente utilizada como mecanismo de protección para las grandes marcas nacionales, ampliamente conocidas en nuestro territorio, y cuyos titulares cuentan con recursos y estrategias destinadas e invertir en este tipo de protección registral. Así, al tenderse un cerco de protección que va más allá del rubro o rubros específicos para los cuales se usan dichas marcas, lo que se busca es impedir que terceros las usen o registren, tanto a ellas u otras similares, en rubros diferentes, pues éstos ya han sido ocupados ex ante a través de registros defensivos.

¿Por qué sostenemos entonces que la caducidad no constituye una amenaza para tales registros defensivos de marcas que no se usan? Vayamos por partes. Por un lado, ya hemos dicho que la caducidad por falta de uso de la marca es una institución existente en casi todo el mundo, de manera que los titulares de registros extranjeros, cuando deciden proteger sus activos marcarios en nuestro país, únicamente lo hacen para aquellos rubros de efectivo interés, sin recurrir al expediente de los registros defensivos. De este modo, la eventual introducción legal de la caducidad marcaria en nuestro país resultará inocua para ellos en este sentido, aunque paradójicamente les será beneficiosa desde una perspectiva diversa, como tendremos ocasión de comentar en otro momento.

Desde el punto de vista de las empresas nacionales, debemos también descartar como impactos reales los efectos en las empresas titulares de marcas que no gozan de notoriedad y que equivocadamente han recurrido al mecanismo de los registros defensivos. En efecto, uno de los principios informativos del derecho de marcas es la llamada regla o principio de la especialidad, que en términos simples consiste en que una misma marca puede coexistir válidamente con otras idénticas en la medida que ambas identifiquen rubros diferentes. Ejemplos concretos existen muchos: ROYAL no es sólo una cerveza, sino también un polvo de hornear y hasta una compañía de seguros. Casos como éste hay muchos y tratan todos sobre marcas que no son confundibles precisamente debido a que distinguen productos o servicios diferentes.

En consecuencia, los registros defensivos únicamente pueden estimarse justificados, en nuestro actual contexto legal, tratándose de marcas que gozan de un nivel tal de notoriedad, que su uso por terceros en rubros diferentes podrían generar en los consumidores un efecto de asociación, en términos de suponer equivocadamente que aquellas marcas de terceros proceden del titular de la marca altamente famosa. Con todo, sostenemos que inclusive este tipo de supuestos extremos tampoco se verán afectados por la caducidad marcaria, y ello debido a razones que trascienden esta disciplina jurídica y que son propias del derecho procesal.

En efecto, la caducidad marcaria se estructura dentro de un mecanismo contencioso y supone el ejercicio de una acción jurisdiccional. De acuerdo al proyecto de ley, la caducidad no puede ser declarada de oficio por la autoridad administrativa a cargo del registro de marcas, sino únicamente como consecuencia de un proceso contencioso incoado por cualquier interesado en la declaración de caducidad. Y como toda acción jurisdiccional, la de caducidad no escapa a la necesidad de estar revestida de un “interés”, condición de admisión de toda acción que resulta gravitante a efectos de resolver adecuadamente la problemática que nos ocupa. De este modo, y circunscribiendo el análisis en los términos expuestos, los supuestos pertinentes —y marginales— serían entonces únicamente aquellos en que la pretensión de un tercero sería la declaración de caducidad de una marca altamente famosa por no haberse usado en un rubro determinado. Y frente a ello, el demandado debiera entonces sustentar su defensa en la falta de interés de la acción ejercida, puesto que nadie, salvo el titular demandado, podrá demostrar interés jurídicamente protegido en registrar esa marca altamente famosa, aunque sea para un rubro diferente. Es precisamente el carácter notorio de la marca en cuestión lo que tornará la pretensión del hipotético demandante en indigna de protección, puesto que resultará obviamente contraria a otro principio informativo del derecho de marcas: la finalidad de evitar el riesgo de confusión en los consumidores. De otro lado, la especial protección a la marca notoria ha sido reconocida hace tiempo ya tanto en nuestra legislación interna como en diversos tratados internacionales y acuerdos de libre comercio y asociación económica. La propia jurisprudencia de nuestra Corte Suprema así también lo ha declarado en diversos precedentes.

Vemos entonces cómo aquellos registros defensivos, excepcionalmente justificados, no debieran verse afectados, ni tampoco desalentados, por la caducidad marcaria; en tanto sean utilizados adecuadamente en los términos expuestos, los registros defensivos podrán seguir desempeñando en consecuencia un rol importante como mecanismo de protección efectiva contra la dilución marcaria. Con todo, no es éste el único instrumento adecuado para ello, ya que el propio proyecto de ley introduce también mecanismos alternativos directos de protección de la marca contra la dilución, aunque en nuestra opinión su regulación requiere ciertos perfeccionamientos, asunto que escapa a los límites de esta columna.

Y si de omisiones (advertidas) se trata, no podemos tampoco dejar de mencionar los beneficios que la caducidad marcaria traerá como herramienta eficaz contra la llamada “piratería”, así como la problemática de nivel constitucional envuelta en la caducidad entendida como condición para la conservación del derecho de marca, cuestiones que por ahora dejamos tan solo enunciadas.

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